定牌加工不宜貿然判定為商標侵權

一、定牌加工的概念及其特征

　　定牌加工是指本國國內的生產加工企業(yè)接受國外企業(yè)的委托，為其加工產品，并約定將國外企業(yè)所擁有的產品商標貼附于所加工的產品上，且不負責對外銷售的生產加工活動。因而定牌加工又稱“貼牌生產”，國內習慣稱之為“協(xié)作生產”、“三來加工”，國際上簡稱“OEM”（Original Equipment Manufacture）。

　　在經濟全球化的浪潮下，國際分工日趨明顯、細化，為降低生產成本，尋求合理優(yōu)化的全球市場資源配置，發(fā)達國家紛紛向發(fā)展中國家轉移勞動力密集型產業(yè)，國際貿易市場逐漸產生了集約化、訂單式的貿易形式。我國改革開放三十多年來，對外貿易極速增長，“三來一補”貿易大大刺激了我國進出口貿易的發(fā)展。因此，定牌加工的貿易形式早已不是新生事物，其優(yōu)勢在于節(jié)約企業(yè)的生產成本，資源得到優(yōu)化配置。

　　定牌加工具備以下特點：

　　第一，從本質上講，定牌加工屬于合同法上的加工承攬合同。國內加工企業(yè)的地位類似于承攬人，國外企業(yè)是承攬合同中的定作人，承攬人按照定作人要求完成一定工作并交付工作成果，有定作人支付一定的報酬。

　　第二，具有跨國性。從主體上講，交易雙方分屬于不同國家的兩個企業(yè)；從交易內容上講，國內生產加工企業(yè)將加工好的產品貼上注冊于國外企業(yè)所在國的商標，再通過海關出口給國外企業(yè)，由其給付勞動的報酬。

　　第三，涉及注冊商標的使用。定牌加工又稱“貼牌生產”，其很重要的一項特色在于國外企業(yè)將其在本國的注冊商標許可給國外的生產加工企業(yè)使用，用于貼付給所加工的產品上，如期完成合同約定的義務。此處因涉及注冊商標權的跨國使用，因而容易造成定牌加工行為是否構成商標侵權的問題。

　　第四，承攬方不負責對外銷售，也就是說由雙方所合意的加工產品并不通過加工企業(yè)之手而流向市場，產品僅存在于生產加工環(huán)節(jié)，而未進入流通領域，根本不會為一般消費者所知曉。

　　二、定牌加工行為是否構成商標侵權

　　從商標本身的基本作用來看，即用以區(qū)別商品或服務來源的作用，就在于防止相關公眾或者消費者的混淆。因此商標必須具備顯著性，大凡容易給消費者造成混淆的行為都涉嫌侵犯注冊商標專用權。“混淆”或者“有混淆可能”是認定商標使用行為是否構成侵權的界限。我國現行商標侵權之判定都以混淆理論作為依據。司法實務和行政執(zhí)法實踐中經常遇到如何認定“混淆”的問題，比如，判定定牌加工行為是否會構成商標侵權即屬此類。

　　在認定使用行為是否構成“混淆”中，客觀上講，一方面使用相同注冊商標，法律直接推定該行為必然構成混淆，另一方面使用近似注冊商標是否構成“混淆”，則需結合各種因素加以考察，如商標間的近似程度，商品的差異與知名程度等；主觀上看，需對相關公眾造成誤認或誤導才可以判定為侵權。

　　總之，以混淆理論作為確定商標權保護的范圍，其理論基礎就在于他人的非法使用行為導致消費者對商標所標識的商品或服務的來源發(fā)生誤認、混淆，使商標識別這一基本功能喪失，導致侵犯注冊商標專用權的后果。

　　定牌加工行為是否會構成商標侵權，實際上可以歸結為“僅供出口的貼牌產品是否會構成商標侵權”的問題。如果國外企業(yè)（定作人）在其本國和加工企業(yè)（承攬人）所在國均對同一商品上的同一商標進行了注冊，那么就不存在所謂侵犯注冊商標專用權的行為。根據國際上商標注冊的國際慣例，商標標識要在不同國家進行注冊，必須一一提出注冊申請。而根據《商標國際注冊馬德里協(xié)定》的內容，商標所有者必須在其本國先行注冊，在取得注冊商標專用權之后方可通過本國商標主管機構向向世界知識產權組織申請國際注冊，這是由商標權的地域性所決定的。

　　如前所述，定牌加工合作關系實際上亦是一種商標使用許可合同，而對于貼牌使用行為是否構成侵權在實務中分為兩種意見。一種意見認為構成侵權，原因在于貼牌使用行為在客觀上確屬將相同商標在其他商品上進行使用，會造成消費者的誤認、混淆。另一種意見認為不構成侵權，筆者也較為贊同。理由是定牌加工的產品尚未進入流通領域，而僅存在于生產加工環(huán)節(jié)，更談不上消費，因此認為造成消費者誤認、混淆毫無根據可言。另外，這種貼牌使用行為本質上是一種商標使用許可行為，從合同法上講亦可認為這種行為僅僅是加工承攬合同中承攬方的一項合同義務而已（為實現合同目的而為合同之義務）。如果將該行為認定為侵權，對本國加工企業(yè)而言，既面臨著被控侵權的尷尬局面，又必須受合同約束對外承擔違約責任，這樣將產生極不公平的結果。從對外貿易的角度來看，也將不利于我國加工企業(yè)承攬外貿加工生意，將影響對外貿易往來的展開。綜上所述，針對貼牌使用行為，在司法實踐中不能貿然判定為侵權。

　　三、相關思考

　　司法實踐中曾經發(fā)生過的“NIKE”商標侵權案，以及香港某有限公司與武夷山市某制衣有限公司的商標侵權糾紛上訴案。那么，在實踐中應怎樣才能避免企業(yè)陷入這樣的尷尬處境，筆者認為可以從以下角度思考。

　　首先，根據《商標法》及其司法解釋，注冊商標專用權的保護應當嚴格以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。這是認定相關行為是否構成對注冊商標專用權侵犯的前提。貼牌加工中使用的商標一般僅在其本國注冊，在加工企業(yè)所在地并未取得注冊，如果加工企業(yè)生產并用于在其國內銷售，使產品進入流通領域，則涉嫌侵權，否則不構成商標侵權。這實際上也體現了商標具備地域性的特征。

　　其次，OEM雙方所簽訂的委托加工協(xié)議在合同法上實際是加工承攬合同。該類合同的一大特點是，承攬的標的物具有特定性，這是由承攬人與定作人之間合意的內容所決定的，承攬人必須按照定作人的特殊要求完成工作成果。所以在定牌加工中，承攬人受合同約束，必須將商標貼附于加工產品上，以保證其所交付的工作成果符合合同約定的質量標準和要求，否則要承擔相應的違約責任。亦即承攬人對完成工作成果負有瑕疵擔保義務。為避免所使用的商標可能造成對加工企業(yè)所在國注冊商標權的侵犯，筆者認為應該在OEM合同中強制加工企業(yè)（承攬人）負有注意的義務，即應當負有注意貼牌產品所使用的商標不會造成對本地注冊商標權侵犯的義務。對于沒有重復、雷同的商標使用則可以進行加工承攬。

　　最后，既然定牌加工中存在一層商標使用許可合同的關系，據此貼牌行為是經商標所有權人許可而使用的，那么根據《商標法》及其司法解釋，商標的使用許可有獨占許可、排他許可、普通許可三種方式，對于每一種方式的許可都要求將商標使用許可合同報商標局備案。可見對于商標許可使用的管理，我國采取的是合同備案審查制。但是在商標權地域性限制的情況下，這僅僅是對國內商標注冊人與被許可人之間許可合同的一種審查，沒有考慮到當涉及外國商標注冊人的商標許可會對國內商標注冊人產生的影響。因而，該備案審查作為一種事后審查不便于保護雙方的利益，關鍵還在于審查商標使用行為是否會侵犯國內商標注冊人的商標專用權這一目的?；诖?，應該建立具體的適應這種情況的商標使用許可合同備案審查制度。

　　參考文獻：

　　[1] 吳漢東，主編.知識產權法（第三版）[M].北京：法律出版社，2009（2）：375-376.

　　[2] 陳小君，主編.合同法學（第二版）[M].北京：中國法制出版社，2007（2）：298-307.

　　[3] 馮曉青，主編.商標侵權專題判解與學理研究[M].北京：中國大百科全書出版社，2010（1）：402-405.

　　（作者單位：西北大學法學院）