定牌加工不宜貿(mào)然判定為商標(biāo)侵權(quán)

一、定牌加工的概念及其特征

　　定牌加工是指本國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)加工企業(yè)接受國(guó)外企業(yè)的委托，為其加工產(chǎn)品，并約定將國(guó)外企業(yè)所擁有的產(chǎn)品商標(biāo)貼附于所加工的產(chǎn)品上，且不負(fù)責(zé)對(duì)外銷售的生產(chǎn)加工活動(dòng)。因而定牌加工又稱“貼牌生產(chǎn)”，國(guó)內(nèi)習(xí)慣稱之為“協(xié)作生產(chǎn)”、“三來加工”，國(guó)際上簡(jiǎn)稱“OEM”（Original Equipment Manufacture）。

　　在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮下，國(guó)際分工日趨明顯、細(xì)化，為降低生產(chǎn)成本，尋求合理優(yōu)化的全球市場(chǎng)資源配置，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)逐漸產(chǎn)生了集約化、訂單式的貿(mào)易形式。我國(guó)改革開放三十多年來，對(duì)外貿(mào)易極速增長(zhǎng)，“三來一補(bǔ)”貿(mào)易大大刺激了我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展。因此，定牌加工的貿(mào)易形式早已不是新生事物，其優(yōu)勢(shì)在于節(jié)約企業(yè)的生產(chǎn)成本，資源得到優(yōu)化配置。

　　定牌加工具備以下特點(diǎn)：

　　第一，從本質(zhì)上講，定牌加工屬于合同法上的加工承攬合同。國(guó)內(nèi)加工企業(yè)的地位類似于承攬人，國(guó)外企業(yè)是承攬合同中的定作人，承攬人按照定作人要求完成一定工作并交付工作成果，有定作人支付一定的報(bào)酬。

　　第二，具有跨國(guó)性。從主體上講，交易雙方分屬于不同國(guó)家的兩個(gè)企業(yè)；從交易內(nèi)容上講，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)將加工好的產(chǎn)品貼上注冊(cè)于國(guó)外企業(yè)所在國(guó)的商標(biāo)，再通過海關(guān)出口給國(guó)外企業(yè)，由其給付勞動(dòng)的報(bào)酬。

　　第三，涉及注冊(cè)商標(biāo)的使用。定牌加工又稱“貼牌生產(chǎn)”，其很重要的一項(xiàng)特色在于國(guó)外企業(yè)將其在本國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)許可給國(guó)外的生產(chǎn)加工企業(yè)使用，用于貼付給所加工的產(chǎn)品上，如期完成合同約定的義務(wù)。此處因涉及注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的跨國(guó)使用，因而容易造成定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的問題。

　　第四，承攬方不負(fù)責(zé)對(duì)外銷售，也就是說由雙方所合意的加工產(chǎn)品并不通過加工企業(yè)之手而流向市場(chǎng)，產(chǎn)品僅存在于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，而未進(jìn)入流通領(lǐng)域，根本不會(huì)為一般消費(fèi)者所知曉。

　　二、定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

　　從商標(biāo)本身的基本作用來看，即用以區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用，就在于防止相關(guān)公眾或者消費(fèi)者的混淆。因此商標(biāo)必須具備顯著性，大凡容易給消費(fèi)者造成混淆的行為都涉嫌侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。“混淆”或者“有混淆可能”是認(rèn)定商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)的界限。我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)侵權(quán)之判定都以混淆理論作為依據(jù)。司法實(shí)務(wù)和行政執(zhí)法實(shí)踐中經(jīng)常遇到如何認(rèn)定“混淆”的問題，比如，判定定牌加工行為是否會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)即屬此類。

　　在認(rèn)定使用行為是否構(gòu)成“混淆”中，客觀上講，一方面使用相同注冊(cè)商標(biāo)，法律直接推定該行為必然構(gòu)成混淆，另一方面使用近似注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成“混淆”，則需結(jié)合各種因素加以考察，如商標(biāo)間的近似程度，商品的差異與知名程度等；主觀上看，需對(duì)相關(guān)公眾造成誤認(rèn)或誤導(dǎo)才可以判定為侵權(quán)。

　　總之，以混淆理論作為確定商標(biāo)權(quán)保護(hù)的范圍，其理論基礎(chǔ)就在于他人的非法使用行為導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品或服務(wù)的來源發(fā)生誤認(rèn)、混淆，使商標(biāo)識(shí)別這一基本功能喪失，導(dǎo)致侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的后果。

　　定牌加工行為是否會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，實(shí)際上可以歸結(jié)為“僅供出口的貼牌產(chǎn)品是否會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)”的問題。如果國(guó)外企業(yè)（定作人）在其本國(guó)和加工企業(yè)（承攬人）所在國(guó)均對(duì)同一商品上的同一商標(biāo)進(jìn)行了注冊(cè)，那么就不存在所謂侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。根據(jù)國(guó)際上商標(biāo)注冊(cè)的國(guó)際慣例，商標(biāo)標(biāo)識(shí)要在不同國(guó)家進(jìn)行注冊(cè)，必須一一提出注冊(cè)申請(qǐng)。而根據(jù)《商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里協(xié)定》的內(nèi)容，商標(biāo)所有者必須在其本國(guó)先行注冊(cè)，在取得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)之后方可通過本國(guó)商標(biāo)主管機(jī)構(gòu)向向世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織申請(qǐng)國(guó)際注冊(cè)，這是由商標(biāo)權(quán)的地域性所決定的。

　　如前所述，定牌加工合作關(guān)系實(shí)際上亦是一種商標(biāo)使用許可合同，而對(duì)于貼牌使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)在實(shí)務(wù)中分為兩種意見。一種意見認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)，原因在于貼牌使用行為在客觀上確屬將相同商標(biāo)在其他商品上進(jìn)行使用，會(huì)造成消費(fèi)者的誤認(rèn)、混淆。另一種意見認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)，筆者也較為贊同。理由是定牌加工的產(chǎn)品尚未進(jìn)入流通領(lǐng)域，而僅存在于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，更談不上消費(fèi)，因此認(rèn)為造成消費(fèi)者誤認(rèn)、混淆毫無根據(jù)可言。另外，這種貼牌使用行為本質(zhì)上是一種商標(biāo)使用許可行為，從合同法上講亦可認(rèn)為這種行為僅僅是加工承攬合同中承攬方的一項(xiàng)合同義務(wù)而已（為實(shí)現(xiàn)合同目的而為合同之義務(wù)）。如果將該行為認(rèn)定為侵權(quán)，對(duì)本國(guó)加工企業(yè)而言，既面臨著被控侵權(quán)的尷尬局面，又必須受合同約束對(duì)外承擔(dān)違約責(zé)任，這樣將產(chǎn)生極不公平的結(jié)果。從對(duì)外貿(mào)易的角度來看，也將不利于我國(guó)加工企業(yè)承攬外貿(mào)加工生意，將影響對(duì)外貿(mào)易往來的展開。綜上所述，針對(duì)貼牌使用行為，在司法實(shí)踐中不能貿(mào)然判定為侵權(quán)。

　　三、相關(guān)思考

　　司法實(shí)踐中曾經(jīng)發(fā)生過的“NIKE”商標(biāo)侵權(quán)案，以及香港某有限公司與武夷山市某制衣有限公司的商標(biāo)侵權(quán)糾紛上訴案。那么，在實(shí)踐中應(yīng)怎樣才能避免企業(yè)陷入這樣的尷尬處境，筆者認(rèn)為可以從以下角度思考。

　　首先，根據(jù)《商標(biāo)法》及其司法解釋，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。這是認(rèn)定相關(guān)行為是否構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)侵犯的前提。貼牌加工中使用的商標(biāo)一般僅在其本國(guó)注冊(cè)，在加工企業(yè)所在地并未取得注冊(cè)，如果加工企業(yè)生產(chǎn)并用于在其國(guó)內(nèi)銷售，使產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，則涉嫌侵權(quán)，否則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這實(shí)際上也體現(xiàn)了商標(biāo)具備地域性的特征。

　　其次，OEM雙方所簽訂的委托加工協(xié)議在合同法上實(shí)際是加工承攬合同。該類合同的一大特點(diǎn)是，承攬的標(biāo)的物具有特定性，這是由承攬人與定作人之間合意的內(nèi)容所決定的，承攬人必須按照定作人的特殊要求完成工作成果。所以在定牌加工中，承攬人受合同約束，必須將商標(biāo)貼附于加工產(chǎn)品上，以保證其所交付的工作成果符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。亦即承攬人對(duì)完成工作成果負(fù)有瑕疵擔(dān)保義務(wù)。為避免所使用的商標(biāo)可能造成對(duì)加工企業(yè)所在國(guó)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的侵犯，筆者認(rèn)為應(yīng)該在OEM合同中強(qiáng)制加工企業(yè)（承攬人）負(fù)有注意的義務(wù)，即應(yīng)當(dāng)負(fù)有注意貼牌產(chǎn)品所使用的商標(biāo)不會(huì)造成對(duì)本地注冊(cè)商標(biāo)權(quán)侵犯的義務(wù)。對(duì)于沒有重復(fù)、雷同的商標(biāo)使用則可以進(jìn)行加工承攬。

　　最后，既然定牌加工中存在一層商標(biāo)使用許可合同的關(guān)系，據(jù)此貼牌行為是經(jīng)商標(biāo)所有權(quán)人許可而使用的，那么根據(jù)《商標(biāo)法》及其司法解釋，商標(biāo)的使用許可有獨(dú)占許可、排他許可、普通許可三種方式，對(duì)于每一種方式的許可都要求將商標(biāo)使用許可合同報(bào)商標(biāo)局備案。可見對(duì)于商標(biāo)許可使用的管理，我國(guó)采取的是合同備案審查制。但是在商標(biāo)權(quán)地域性限制的情況下，這僅僅是對(duì)國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)人與被許可人之間許可合同的一種審查，沒有考慮到當(dāng)涉及外國(guó)商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)許可會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)人產(chǎn)生的影響。因而，該備案審查作為一種事后審查不便于保護(hù)雙方的利益，關(guān)鍵還在于審查商標(biāo)使用行為是否會(huì)侵犯國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)專用權(quán)這一目的。基于此，應(yīng)該建立具體的適應(yīng)這種情況的商標(biāo)使用許可合同備案審查制度。

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　　（作者單位：西北大學(xué)法學(xué)院）